Торговельна марка в ІТ-бізнесі є невід’ємним атрибутом успішної діяльності, способом ідентифікації певного продукту та надання послуг.

 Передача в користування торговельної марки сьогодні є досить поширеною.

 Переваги видачі ліцензії для власника торговельної марки:

• залишається власником торговельної марки;
• можливість обмеження надання певних прав (по території, часу, об’єму);
• можливість видачі необжеменого числа ліцензій на одну торговельну марку;
• можливість паралельного використання торговельної марки разом із ліцензіатами;
• можливість вибору оптимальної оплати за видачу ліцензії на торговельну марку;

 Переваги отримання ліцензії на торговельну марку:

• можливість випуску продукції під вже відомою торговельною маркою;
• економія коштів на розробку і виведення на ринок власної торговельної марки;
• можливість видачі субліцензії на торговельну марку (якщо це право надано ліцензійним договором). 

Видача  ліцензії  на  використання торговельної марки здійснюється  на  підставі  ліцензійного договору.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений в письмовій формі і підписаний сторонами.

 Договір про передачу майнових прав на торговельну марку в користування не підлягає обов’язковій державній реєстрації. Сторони можуть зареєструвати договір за взаємною згодою.

І, не забудьте, що ще перед заключенням ліцензійного договору сама торговельна марка повинна пройти реєстрацію.

 У ліцензійному договорі визначаються:

1.Сторони ліцензійного договору.

Сторонами  договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

2. Вид ліцензії;

Ліцензійний договір на торговельну марку передбачає такі види ліцензій, закріплені на законодавчому рівні: 

– Одинична ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері);

– Виключна ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері); 

– Невиключна ліцензія (не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері).

Якщо у договорі не передбачити вид ліцензії, буде вважатись, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія.

3. Сфера використання торговельної марки:

• конкретні права, що надаються за договором
• способи використання зазначеного об’єкта,
• територія та строк, на які надаються права.

 Обовязково також визначається номер свідоцтва (міжнародної реєстрації  знака);  перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається  право  на  використання  знака  (міжнародного знака);

 Важливо!

Права на використання об’єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

 У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

 Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п’ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Також, ліцензійний договір  повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг  власника  свідоцтва  (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови

 Ця умова договору є істотною для ліцензійного договору стосовно торговельної марки. У випадку її відсутності договір вважається неукладеним. Таким чином здійснюється захист прав споживача, для якого торговельна марка служить перш за все гарантією певної якості товару.

 Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, які передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201.

А тому потрібно також передбачити наступні умови договору:

• Форс-мажорні обставини
• Санкції та рекламації, де встановлюється порядок застосування штрафних санкцій та відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій
• Врегулювання спорів
• Місцезнаходження, поштові та банківські реквізити

 

Наостанок, хочу зазначити, що укладенням договору правовласник посилює правову захищеність знака. Необхідно пам’ятати про те, що правова охорона торговельної марки може бути визнана недійсною у зв’язку з його невикористанням протягом певного терміну. Використання ж торговельної марки особою, яка одержала на це дозвіл правовласника на підставі ліцензійного договору, визнається рівнозначним використанню торговельної марки самим правовласником .

По темі:

• Посередницькі договори в міжнародній торгівлі
• Про торгові марки 
• Ліцензійний договір на програмне забезпечення: важливі моменти
• Про арбітражне застереження та міжнародний арбітраж

 

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням питань – записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг       

  Читайте більше порад іт-юриста тут